LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EVOLUCIÓN

JULIO 2020

Estimados Clientes y Amigos:

El pasado 1° de julio fue publicada la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que entrará en vigor en nuestro país en el mes de noviembre del presente año, sustituyendo a la actual Ley de la Propiedad Industrial.

Junto a otros ordenamientos nuevos y reformados, esta nueva pieza legislativa forma parte de la armonización de nuestra legislación interna en relación con distintos tratados internacionales suscritos por México, a saber, los conocidos como T-MEC, TLCUEM y TIPAT.

La nueva legislación establece cambios importantes para toda persona o empresa en contacto con la propiedad industrial, debiendo subrayar que incorpora nuevas posibilidades, vías y mecanismos para la observancia de los derechos que, sin duda alguna, deberán tomarse en cuenta, ya que, además, se endurecen notablemente las sanciones por la comisión de actos ilícitos en materia de propiedad industrial.

Muchos de los cambios son definitivamente positivos, y significan un paso adelante hacia un sistema de propiedad industrial mexicano más moderno y efectivo. No obstante, el legislador mexicano también incurre en defectos y pierde la oportunidad de haber mejorado la regulación con respecto a varios temas fundamentales.

A continuación mencionaremos de manera sumamente ejecutiva, solo algunos de los principales cambios y novedades:

PATENTES

• El titular de una patente no podrá impedir que un tercero (por ejemplo, una empresa fabricante de medicamentos genéricos), pueda usar, fabricar, ofrecer en venta o importar un producto que incorpore elementos de la patente, con el fin de generar pruebas, información y producción experimental necesarias para la obtención de registros sanitarios de medicamentos.
  
  
• Se reconoce la figura del “certificado complementario” para extender la vigencia de una patente, en compensación a retrasos irrazonables por parte de la autoridad administrativa en su otorgamiento.
  
  

MARCAS

• Al momento de solicitarlas o renovarlas, el interesado debe declarar bajo protesta de decir verdad que los productos o servicios que oferta se encuentran “libres de engaño o mala fe”.

Esta disposición resulta ampliamente cuestionable, pues en nuestra opinión la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial no debe tener el papel de ser un “policía de anaqueles de supermercado”, ni le corresponden dichas facultades conforme a la Ley.

• Se sintetiza el procedimiento de registro y se unifican los anteriormente conocidos como exámenes de “forma” y de “fondo”. La autoridad administrativa dará conocer al solicitante mediante un solo oficio, los requerimientos de forma o impedimentos de fondo en relación con su solicitud (p. ej. anterioridades), así como también, la existencia de oposiciones a su solicitud.
  
  

Adelantamos que este nuevo mecanismo generará distorsiones jurídicas importantes en los procedimientos de registro, por lo cual se deberá de estar muy atentos a las estrategias a plantear en cada caso.

• Se confirma la obligación de declarar el uso real y efectivo de marcas en relación con productos y servicios específicos a los que se aplica, con respecto a todas las marcas concedidas a partir del 10 de agosto de 2018, dentro del plazo de tres meses posteriores contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.
  
  Si Usted o su Empresa no tiene bajo control lo anterior, le sugerimos revisar las marcas de su propiedad que se encuentren en el supuesto indicado, ya que la sola omisión de presentar la declaración generará la caducidad de la marca de pleno derecho.
  
  

• La vigencia de las marcas que se otorguen conforme a la nueva Ley, se contará a partir de su fecha de concesión y ya no a partir de la fecha de presentación de la solicitud (extiende período de protección).
  
  

• Se incorporan las figuras de la nulidad parcial y caducidad parcial de los registros marcarios, en relación con los productos y servicios que protegen.
  
  

Podemos asegurar que estas nuevas figuras tendrán un efecto significativo en las estrategias de protección, mantenimiento y defensa de los registros marcarios.

• Si se opta por oponerse a un registro, ya no se podrá acudir a solicitar su nulidad en la vía administrativa, cuando se trate de los mismos argumentos y pruebas.
  
  Estimamos que esta disposición dará mucho de qué hablar en la práctica, y deberá atenderse caso por caso para determinar la conveniencia de utilizar una vía o la otra.
  
  

OBSERVANCIA DE DERECHOS

• Se incorpora expresamente la posibilidad de ordenar medidas provisionales para detener la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito o, en su caso, cualquier régimen aduanero (medidas en frontera); así como la posibilidad de ordenarlas con respecto a conductas alojadas en cualquier medio virtual, digital o electrónico.
  
  

• Se incorpora como infracción administrativa el uso sin autorización de una marca registrada como parte de un nombre de dominio, o viceversa, cuando pueda originarse confusión al tratarse de establecimientos o actividades relacionadas.
  
  

• Importante: Se incrementa significativamente el monto máximo de las multas que puede imponer la autoridad administrativa, de 20,000 U.M.A.’s (aproximadamente $1,740,000 pesos), que prevé la Ley actual, a 250,000 U.M.A.’s (aproximadamente $21,750,000 pesos). Además, los ingresos por las multas se destinarán a cubrir los gastos de operación de la autoridad administrativa, quien ahora podrá recaudarlas directamente como créditos fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación.
  
  

En atención al drástico incremento del monto de las multas, sugerimos a nuestros Clientes guarden especial supervisión sobre el uso de marcas y campañas publicitarias que emitan.

• Se incluye un mecanismo opcional expreso para “conciliación” de las partes, tratándose de procedimientos administrativos por infracciones.
  
  

• En materia de delitos, se incorpora la definición de “falsificar”, entendiéndose por ello, el uso de marcas sin autorización, para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico.
  
  

• Se establecen nuevas vías para reclamar daños y perjuicios derivados de actos ilícitos en materia de propiedad industrial (vía incidental ante la autoridad administrativa o ante los Tribunales en forma directa).
  
  

Con relación a dicho punto, y aunque la intención del legislador fue loable al tratar de solucionar este tema (por años estancado), consideramos que lamentablemente se incurrió en una defectuosa y aberrante regulación, con lo cual, desafortunadamente y en nuestra opinión, se corre el riesgo de que el sistema para reclamar daños y perjuicios en esta materia, continúe siendo ineficaz.

Finalmente, al ser evidente que la intención del presente comunicado no es la de ser exhaustivo, nos reiteramos con gusto a sus más amplias órdenes para cualquier información adicional que Usted requiera en relación con la nueva legislación, así como para proporcionarle la asesoría correspondiente con respecto a cualquier tema o asunto en concreto.

Sin más por el momento, le enviamos un afectuoso saludo.

Lic. Sergio Arturo Soriano Lozano, LL.M.