FEBRERO 2017
Estimados Clientes y Amigos:
El concepto de “uso de marca” ha sido un tema tan controversial como complejo, en nuestro sistema de propiedad industrial.
La praxis nos presenta una diversidad de situaciones e interpretaciones en torno al tópico, que en cada caso requerimos realizar un análisis cuidadoso y pertinente, para efecto de determinar qué pruebas son las idóneas para acreditar el uso de una marca.
Y es que la relevancia de la cuestión se ilustra, por citar un caso, cuando una marca es atacada por un tercero, bajo el argumento de que no se ha usado por parte de su titular. En tal supuesto, el titular de la marca se ve obligado a exhibir las pruebas (jurídicamente idóneas) que demuestren que sí ha utilizado su marca, so pena de perder sus derechos de exclusividad.
Por tal motivo, nos ha llamado la atención una reciente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, en la que de manera poco común, se aborda el tema del uso de marca a través de un sitio web.
Dicho criterio, en síntesis establece, que el mero hecho de que una marca tenga presencia en internet o en un sitio web, no significa necesariamente que se esté usando.
Por lo tanto, para que la presencia de una marca en internet se considere como “uso de marca”, dicha tesis dispone que es necesario que los bienes que ella distingue, sean efectivamente accesibles por el consumidor localizado en territorio nacional, a través de ese mecanismo electrónico.
Compartimos a continuación el texto íntegro de dicho criterio:
Época: Décima Época
Registro: 2012911
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.1o.A.137 A (10a.)
Página: 3141
USO DE MARCA. LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO AL QUE SE APLICA A TRAVÉS DE UN SITIO WEB ES UNA FORMA IDÓNEA PARA EVITAR LA CADUCIDAD DEL REGISTRO RESPECTIVO, SIEMPRE Y CUANDO TALES INSUMOS PUEDAN SER ADQUIRIDOS POR CONSUMIDORES QUE SE LOCALICEN EN TERRITORIO NACIONAL. La obligación de utilizar una marca registrada a cargo de su titular se justifica y es consecuencia propia del derecho exclusivo que éste le confiere, pues la razón que sustenta tal prerrogativa deriva de la función de identificación que ésta cumple en el mercado a efecto de salvaguardar el crédito comercial que genera la preferencia del público. Por tanto, la vigencia de su inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sólo cobrará lógica en la medida en que realmente se emplee el signo distintivo, esto es, que su propietario ponga a disposición del consumidor en territorio nacional el bien que fabrica o el servicio que provee distinguiéndolo con el signo que registró. Por otro lado, resulta oportuno tener presente que en razón de los avances tecnológicos es cada vez más recurrente el empleo de Internet como medio para comercializar bienes u ofertar algún servicio, derivado de la facilidad que este medio de comunicación ofrece, así como por su considerable mayor alcance territorial sin necesidad de contar con un local en cada país. Sin embargo, el hecho de que un determinado bien o servicio pueda ser localizable en la web no significa, por ese solo hecho, que efectivamente esté disponible en México y, por ende, estimar tal actividad como «uso» para efectos de preservar el registro del signo distintivo, pues aun cuando la principal característica de Internet es la ausencia de fronteras físicas que delimiten un espacio particular, lo cierto es que tampoco es inusual que, por políticas empresariales, los agentes económicos decidan restringir el acceso a sus productos o servicios a partir de un criterio estrictamente territorial. En ese orden de ideas, y atendiendo al contenido de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se concluye que la oferta en Internet de un producto o servicio sólo puede calificarse como «uso», para efectos de mantener la vigencia de la inscripción del signo que los distingue, cuando tales bienes sean efectivamente accesibles por el consumidor localizado en nuestro país, a través de ese mecanismo electrónico.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 83/2016. Ángel Fabio González Caamaño. 4 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Luis Felipe Hernández Becerril.
(ÉNFASIS NUESTRO)
Sin más por el momento, y quedando a sus apreciables órdenes para cualquier duda o información adicional relacionada con el tema en cuestión, nos despedimos enviándoles afectuosos saludos.
Lic. Sergio Arturo Soriano Lozano, LL.M.